La guerra de los laboratorios: el prefijo "Votr" o la terminación "sona" son objeto de juicios millonarios

A veces es una letra o una sigla en la marca de un medicamento, otras por el parecido fonético entre un nombre y otro y así... Los jueces están llamados a resolver sobre largas y costosas batallas judiciales con multimillonarios intereses comerciales en juego. Roemmers contra Bago, Novartis contra LKM, Pharma contra Bayer y sigue el listado. 

Novartis versus LKM SA

La Cámara Civil y Comercial Federal acaba de declarar la nulidad de la marca "VOTRYNIB", de Laboratorios LKM SA y le ordenó cesar su uso. Fue el resultado de una demanda de Novartis por el nombre de un medicamento para tratar el cáncer de riñón. Este último laboratorio tiene registrada su marca "VOTRIENT".

"Al observar las marcas VOTRIENT vs. VOTRYNIB se advierte rápidamente la existencia de un elemento preponderante en el cual corresponde centrar la atención y se trata de la partícula "VOTR" que ambas comparten. Nótese que la misma adquiere gran relevancia desde el punto de vista gráfico pues está compuesta por una vocal rodeada de tres consonantes, lo que le otorga un vigoroso carácter que se acentúa aún más en el plano fonético, a lo que hay que sumarle el hecho de que la desinencia "NIB" es indiscutiblemente evocativa del principio activo PAZOPANIB contenido en los productos de ambas partes", sentenció el Tribunal de Apelaciones.

Además advirtió que "resulta harto difícil comprender por qué razón la demandada escogió una marca que se aproxima tanto" a la de Novartis, con un "agravante": "Es utilizada para distinguir un producto que contiene el mismo principio activo y que está destinado a tratar las mismas dolencias que el de su competidora".

"No tengo dudas respecto al probable y cierto riesgo de confusión que ello puede generar en el mercado específico en el que ambas partes despliegan su actividad, lo cual no puede ser tolerado en orden a lo dispuesto por la normativa en la materia", escribió en el fallo la camarista Graciela Medina.

Se trató de un duro fallo, inusual en estos casos, influido por el tipo de medicamento objeto de la disputa. LKM "no ha podido dar cuenta mediante pruebas y argumentos concretos del porqué de tan polémica elección, máxime cuando son apenas seis los productos aprobados por la ANMAT para tratar el cáncer de riñón y que contienen el principio activo PAZOPANIB".

"Es claro que con su pedido la accionada buscó imitar su marca para aprovecharse del carácter distintivo de la misma, el cual adquirió por ser líder en el mercado de los fármacos oncológicos compuestos por dicha droga.", agregó la jueza.

La Justicia de primera instancia había rechazado la demanda porque LKM registró la marca sin recibir oposiciones durante el trámite y había comenzado a usarla. Pero el Tribunal de Apelaciones revocó esta sentencia.

Si bien la marca aprobada "constituye un derecho adquirido, que sólo puede ser atacado en su validez cuando concurren a su respecto circunstancias de excepción"  en este caso "se desprende sin hesitación" que Novartis fue "el primer laboratorio que obtuvo aprobación del ANMAT para comercializar un medicamento con el principio activo PAZOPANIB para el tratamiento del cáncer de riñón".

 "Dos marcas que puedan dar lugar a confusión no pueden coexistir" aunque se hayan aprobado sin oposiciones. "Existe la posibilidad de anular una marca confundible con otra anterior ya registrada o solicitada" concluyó el fallo.

Bayer versus Pharma 

Ambos laboratorios se enfrentaron por el registro de marcas para una crema de uso dermatológico externo. Ambas terminan en "SONA": "Cremisona" y "Nerisona". Bayer se opuso a la inscripción de Pharma y este laboratorio fue a la Justicia para intentar obtener un fallo favorable contra esa oposición.

Pharma había iniciado el trámite para registrar "Cremisona" -en realidad se trató de una renovación de la inscripción- y Bayer se opuso porque entendió que "el signo era confundible con la marca de su propiedad "Nerisona" inscripta en la misma clase como un producto "a base de hormonas para uso dermatológico externo exclusivamente".

Hubo una mediación infructuosa y se inició la causa judicial.

Bayer contestó la demanda y "expuso la trayectoria del grupo al que pertenece y el reconocimiento de sus productos, expandidos en más de cien países, entre los cuales está la República Argentina desde el año 1911. Sostuvo que la repetición de la desinencia "SONA" en registros de clase 5 no era un argumento sólido para la coexistencia de las marcas en pugna negando que fuera usada comúnmente para individualizar productos dermatológicos".

Además sostuvo que "al  tratarse de un producto farmacéutico, el cotejo debía ser más estricto por las consecuencias de confusión".

El Juez de primera instancia admitió la demanda de PHARMA y declaró infundada la oposición porque consideró que la partícula "SONA" es de uso común en ese tipo de productos y por eso Bayer "no podía monopolizarla en detrimento de otros".

Además "cotejó las marcas en los planos gráfico, fonético e ideológico y concluyó que existían suficientes elementos diferenciadores que aventaban el peligro de confusión" se recordó en el fallo de Cámara.

También resolvió que "no se advertía que las solicitudes comprometieran la protección del público consumidor ni la tutela de las sanas prácticas mercantiles".

"Desde el punto de vista gráfico y fonético existen dos segmentos iniciales contrastantes, a saber "CREMI" (actora) y "NERI" (demandada) que, al no tener contenido conceptual, no son aptos de suscitar confusión tampoco en ese plano", analizaron los jueces Guillermo Antelo, Fernando Uriarte y María Susana Najurieta y confirmaron el fallo que rechazó los planteos de Bayer.

Bagó versus Roemmers

En este caso, Bagó fracasó en su intento por llegar con recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su disputa judicial contra Roemmers por las marcas "Dexaral" y "Dioxaral".

Los jueces Guillermo Antelo, Ricardo Recondo y Graciela Medina revocaron una sentencia de primera instancia y rechazaron la demanda de Bagó que buscaba declarar infundada la oposición al registro de su marca "Dioxaral" por parte de Roemmers, que tiene inscripta "Dexaral".

Bagó aludió a "la arbitrariedad de la sentencia y la violación de garantías constitucionales" en un intento por llegar con el pleito al máximo tribunal del país.

"Las circunstancias valoradas por los jueces de la causa para admitir o rechazar una demanda por cese de uso de marca u oposición al registro constituyen una cuestión de hecho, irrevisable en instancia extraordinaria", sostuvieron los camaristas.

Los cuestionamientos de Bagó al fallo no se vincularon al "alcance e interpretación de la ley federal de marcas, sino sobre los aspectos fácticos relacionados con su aplicación, referidos al examen de cuestiones de hecho y prueba que son exclusivo resorte de los jueces de la causa", argumentaron al rechazar el recurso.

"Las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas no guardan relación directa e inmediata con lo resuelto", concluyeron.